Onderscheidend vermogen van je merk is het belangrijkste kenmerk
Een merk is een teken dat als doel heeft goederen en diensten te kunnen onderscheiden van de goederen en diensten van andere ondernemingen. Het Benelux-Verdrag noemt een merk een ‘benaming, tekening, afdruk, stempel, letter, cijfer, vorm en alle andere door grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.’ Het zal je wellicht zijn opgevallen dat je het werkwoord ‘onderscheiden’ reeds tweemaal hebt teruggezien in de bovenstaande uitleg van een merk. Niet verwonderlijk, want het vermogen tot onderscheiden is het belangrijkste doel ervan.
Het verschil tussen een merk en een handelsnaam
In tegenstelling tot wat voor een handelsnaam geldt, die je in het handelsregister inschrijft, moet een ondernemer die merkbescherming wenst, zijn merk in een merkenregister laten inschrijven. Het eerste gebruik van een merk is dus niet voldoende. Het merk wordt uitgebreid getoetst en als ondernemer krijg je pas na goedkeuring ervan het uitsluitende recht op dit merk. Een handelsnaam is er vooral om de handelsactiviteiten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Wil je een handelsnaam ook als merk gebruiken? In dat geval dien je deze wel te deponeren en merkbescherming aan te vragen.
Redenen voor merkweigering
Wanneer een overheidsinstantie naar aanleiding van de toetsing moet concluderen dat er geen merkenrecht kan worden verstrekt, is een gebrek aan onderscheidend vermogen van een merk de vaakst aangevoerde reden. Wanneer een merk niet onderscheidend is, betekent dit dat de gemiddelde consument het niet zal herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het weet producten en diensten dus niet van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ook kan men een aanvraag afwijzen wanneer het merk te beschrijvend is, zoals ‘Het eetcafé’ of een simpel beeld dat de dienst of het product weergeeft. Beschrijvende merken zijn per definitie nooit onderscheidend.
Wanneer hebben merken geen onderscheidend vermogen?
Om het een en ander te verduidelijken, geven we je enkele voorbeelden van merken die niet onderscheidend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een beschrijvend merk als ‘CleanWorld’ of ‘YogaCity’. Dit beschrijft de dienst en is dus niet voldoende om onderscheid te maken. Ook een aanprijzende slogan als ‘Wij zijn de snelste’ wordt niet goedgekeurd. Maar denk ook aan een simpel logo, zonder dat daar iets aan wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld een eenvoudige vorm van een fiets voor een fietsenwinkel. Als de fiets uniek gestileerd is, dan kan het weer wel.
Wanneer is een merk wel onderscheidend?
Een merk is wel onderscheidend wanneer de gemiddelde consument bij het zien ervan weet dat de producten en de diensten die het aanbiedt, tot dat merk behoren. Met andere woorden: de consument weet dat ze van die onderneming komen en niet van een andere. Een merk vraag je voor bepaalde producten of diensten aan. Of een merk onderscheidend is, moet je daarom ook altijd beoordelen in relatie tot die producten of diensten. De betreffende overheidsinstantie beoordeelt vervolgens of het merk voor de opgegeven klassen -hierbij wordt de Nice Classificatie gebruikt- onderscheidend genoeg is.
Het onderscheidend vermogen is mede afhankelijk van wat je aanbiedt
Om een merk in de Benelux, de Europese Unie of wereldwijd te kunnen laten accepteren, mag het dus niet te beschrijvend zijn voor de producten en/of diensten waarvoor het wordt gebruikt. Dit betekent niet dat een algemeen klinkende naam ook niet voor andere categorieën kan worden gebruikt. Integendeel. Het beste voorbeeld is technologiebedrijf Apple. De naam associeer je niet met laptops of andere elektronica en dus is het voor deze productcategorie erg onderscheidend. Had een handelaar in appels dit merk willen gebruiken, dan zou zijn verzoek zijn afgewezen.
Hoe kun je meer onderscheidend vermogen bewerkstelligen?
Zoals hierboven genoemd kun je door een voldoende onderscheidende naam het benodigde onderscheidend vermogen bewerkstelligen. Het internationaal bekende technologiebedrijf heeft dit heel slim aangepakt. Is je woordmerk te beschrijvend? Dan kun je extra onderscheidend vermogen voor je merk creëren door bijvoorbeeld een beeldmerk toe te voegen. Ook dit beeldmerk zou dan niets over je onderneming moeten zeggen. Ook moet het weer niet zo algemeen zijn (door het gebruik van bijvoorbeeld hartjes of sterretjes) dat het helemaal niets toevoegt. Een levensechte weergave wordt als te beschrijvend gezien, maar een gestileerde afbeelding die niet te veel van de werkelijkheid afwijkt, wordt doorgaans goedgekeurd.
Onderscheidend vermogen binnen het intellectueel eigendom
Of het nu gaat om een woordmerk, beeldmerk of ander type merk: het onderscheidend vermogen wordt binnen het intellectueel eigendom bepaald door drie materiële eisen: deugdelijkheid, geoorloofdheid en rechtmatigheid. Wordt er niet aan de eerste twee eisen voldaan, dan is merkregistratie absoluut ontoelaatbaar. Deze punten worden door de verantwoordelijke overheidsinstantie getoetst. Binnen de Benelux is dat bijvoorbeeld BOIP, oftewel BBIE. De rechtmatigheid wordt gedekt door aan elke aanvraag een bezwaarperiode te verbinden. Eigenaren van bestaande merken kunnen bezwaar maken wanneer ze denken dat hun merkenrecht wordt geschonden.
Waarom bestaat de eis van onderscheidendheid?
Het belangrijkste doel van een merk is ervoor zorgen dat consumenten het van andere merken kunnen onderscheiden. Dit is dan ook de reden dat een instantie een aanvraag weigert wanneer het onderscheidend vermogen tekortschiet. Dit geldt bij aanvragen in de Benelux, maar ook de Europese Unie en wereldwijd. Wil je het risico op weigering verkleinen? Veel ondernemers kiezen ervoor een merkengemachtigde in de arm te nemen. Deze jurist heeft zich gespecialiseerd in merken, voert de analyse uit en dient je aanvraag in.
Het bedenken van een merknaam
Een goede merknaam is van essentieel belang voor je onderneming. Een goed product of een vlekkeloze dienst is vandaag de dag namelijk allang niet meer voldoende. Er bestaan namelijk tientallen en misschien wel honderden andere merken die zich op dezelfde markt als jij begeven. Met een goed merk zorg je ervoor dat mensen deze in hun geheugen opslaan. Een merk moet dus goed te onthouden, maar ook herkenbaar zijn. Voor de zekerheid onderzoek je ook de betekenis ervan in andere talen. Met een zorgvuldige analyse voorafgaand aan je aanvraag tot merkregistratie verklein je de kans dat er verwarring met oudere merken kan ontstaan.
Het dynamische karakter van een merk
Een onderscheidende merknaam is over het algemeen toekomstbestendig. Echter is het geen vaststaand, maar een dynamisch gegeven. Invloeden van buitenaf, veranderingen in de taal en andere zaken kunnen ertoe leiden dat het onderscheidend vermogen van een merk verandert. Iets wat nu uniek is, is dat over tien jaar misschien niet meer. Wil je een ijzersterk merk bedenken waarmee je nu, maar ook in de toekomst de vruchten plukt? Veel ondernemers kiezen ervoor zich door een merkengemachtigde bij te laten staan. Zo vergroot je de kans op lange termijn succes.